[IT·IP법 바로알기113] 부정경쟁방지법 제2조제1호 가목의 상품표지와 기능성 원리

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[IT·IP법 바로알기113] 부정경쟁방지법 제2조제1호 가목의 상품표지와 기능성 원리

디지털데일리 발행일 2018-04-18 10:52:20

박기록

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글 : 법무법인 민후 한상은 변리사(사진)

트레이드 드레스(Trade Dress)란, '다른 상품이나 서비스와 구별하게 해주는 어떤 상품이나 서비스의 총체적인 이미지나 종합적인 외형(Toral image and overall appearance)'를 말하는 것으로서, 상품의 형태나 크기, 모양, 색채, 소재, 도형, 설계, 위치 등을 넓게 포함하는 개념이다.

우리나라의 경우, 비록 트레이드 드레스 자체를 별도로 규정하거나 보호하는 것은 아니지만, 현행 상표법은 입체상표, 색채상표 외에도 소리, 냄새상표와 같은 비전형(非典型)적인 상표까지 상표등록의 적격을 인정하여 상표권으로서 보호하고 있으며, 미등록의 경우에도 그것이 출처표시기능을 발휘하는 것이라면 '상품표지'로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목, 나목의 적용에 의한 보호를 꾀하고 있다.

그러나 상표법과 부정경쟁방지법이 궁극적으로 보호하고자 하는 대상은 제품의 형태인 외관 자체가 아니라 그 상표에 화체된 수요자의 영업상의 신용 내지는 출처표시기능을 보호하려는 것이기 때문에, '상품의 형태' 자체는 특허권, 디자인에 의해 보호되는 것이 아닌 한 자유롭게 허용되고, 상품의 형태가 지속적인 사용의 결과 2차적인 의미, 즉 출처표시의 기능을 갖추게 된 경우에 한하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목의 '상품표지'로서 보호받을 수 있는 것이다(대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다44925 판결).

그런데, '상품의 형태'가 '실용적 기능성'을 확보하기 위한 것일 경우와 같이 어떠한 상품 형태에 대한 배타적 사용을 허용할 경우에 경쟁자가 명성과 관련되지 않은 중대한 불이익(significant non-reputation-related disadvantage)을 받게 되는 경우에도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목의 '상품표지'로서 이를 보호할 것인지에 대해서는, 현행법상 명문의 규정이 없고 아직까지 판례에 의하여 판단된 선례가 없다.

◆실용적 기능을 갖는 형태의 보호에 대한 우리법의 태도

특허법(실용신안법)은, 발명(고안)을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는데 그 목적을 두고 있고(특허법 제1조), 특허발명은 엄격한 심사를 거쳐 특허요건을 모두 구비한 발명에 한하여 설정등록에 의하여 특허권을 부여하되(특허법 제62조, 제87조), 특허출원된 발명은 출원인 의사와 무관하게 그 내용이 출원공개되고(특허법 제65조), 특허권은 존속기간 내에서만 존속하며(특허법 제88조), 특허법은 존속기간이 만료되거나 특허요건을 충족하지 못한 채로 출원공개된 발명이 갖는 '실용적 기능'에 대해서는 공중의 영역에 속하도록 두어, 누구나 자유롭게 실시할 수 있도록 자유경쟁을 보장하고 있다.

그리고 이러한 제품 형태가 갖는 실용적 기능에 대한 보호는. 기능성 원리에 의거 오로지 특허법·실용신안법에 의해서만 이루어지고 있다.

상표법의 경우, 제품의 형태가 출처표지로 기능할 경우에 상표적격을 인정하고 있고(상표법 제2조 제1항 제2호), 비록 입체상표 자체로서는 상표로서의 식별력이 없어 거절되어야 하는 것이라도, 제품의 형태가 사용에 의하여 출처표시기능을 하여 식별력이 생겨난 경우에는 상표등록을 허용하고 있다(상표법 제33조 제1항, 제2항). 다만, 사용에 의한 식별력, 즉 출처표시기능 갖춘 제품의 형태라도 그것이 실용적 기능성을 동시에 가지고 있다면 식별력의 존부와 무관하게 상표등록을 거절하여(상표법 제34조 제1항 제15호), 상표법은 제품 형태가 갖는 실용적 기능에 대한 자유사용을 보장하고 있다.

디자인보호법의 경우, 제품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 제품 형태에 대한 디자인적격을 인정하여 보호하고 있으나(디자인보호법 제2조), 제품 형태가 심미적 기능을 갖는 디자인이라도 실용적 기능성을 동시에 가지고 있다면 이에 대한 디자인등록을 거절하여(디자인보호법 제34조 제4호), 디자인보호법은 제품 형태가 갖는 실용적 기능에 대한 자유사용을 보장하고 있다.

저작권법의 경우, 저작물의 보호를 위해서는 등록을 요하지 않으나, "응용미술저작물"은 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 디자인 등 제품 형태를 포함할 수 있으나 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있어야 하여(저작권법 제2조 제15호), 저작권법 역시 제품 형태가 갖는 실용적 기능에 대해서는 자유사용을 보장하고 있다.

◆미국법상 트레이드 드레스의 보호요건의 검토

기능성 원리(Doctrine of functionality)란, "모양이나 형태가 기능적인 경우에는 누구든지 기능적 목적을 위하여 그 모양이나 형태를 복제할 수 있는데, 유일하게 이를 제한할 수 있는 것은 배타적인 특허권일 뿐이므로, 특허요건을 충족하지 않거나 존속기간이 만료된 특허권의 모양과 형태는 누구든지 자유롭게 사용할 수 있으며, 트레이드 드레스에 의해 간접적인 방법으로 특허권과 같은 권리를 취득할 수 없다"는 원리로서, '트레이드 드레스'와 '자유경쟁'이라는 특허법의 정책적 목표를 조화시키기 위하여 주로 미국 판례법에서 발전되어 왔다.

무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs) 제25조 제1항

은 이러한 기능성 원리를 반영하여, "회원국들은 산업디자인에 대한 보호가 기술적이거나 기능적인 고려(technical or functional considerations)에 의해 본질적으로 요구되는 디자인 미치지 않는다고 규정할 수 있다"고 규정하고 있으며(참고자료5.WTO intellectual property (TRIPS) agreement), 우리나라 역시 상표법 제34조 제1항 제15호, 디자인보호법 제34조 제1항 제4호, 저작권법 제2조 제15호 규정을 도입하여 이 기능성 원리를 적극적으로 채택하고 있다.

트레이드 드레스의 '보호'와 관련하여, 미 연방의회는 1988년 연방상표법 제43조(a) 규정

을 개정하면서, "상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 심벌, 장치 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 출처의 허위표시, 상품 출처의 오인 혼동을 야기하는 행위에 대해서는 민사소송을 제기할 수 있다"는 트레이드 드레스의 성문화된 보호근거를 최초로 마련하였다(참고자료6. 15 U.S. Code § 1125).

이이서, 미 연방의회는 1999년 연방상표법을 개정하면서 '기능성 원리'를 반영하였는데, 여기에는 기능적인 표장을 '부등록사유'로 하는 내용의 상표법 제2조(e)(5)

규정과(참고자료7.15 U.S.Code § 1052), 등록되지 않은 트레이드 드레스에 대한 침해소송시 원고는 '트레이드 드레스가 기능적이지 않다'는 것을 입증하여야 한다는 내용의 상표법 제43조(a)(3)

규정을 포함하며, 이는 트레이드 드레스의 보호요건에서 실용적 기능성은 제외된다는 수년간의 판결에 의하여 확립된 법리를 법률에 성문화하였다는데 그 주요한 의미가 있다.

제품의 형태를 트레이드 드레스로 보호받기 위해서는, 첫째, 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 있거나(inherently distinctive), 적어도 2차적 의미(secondary meaning)을 획득함으로써 식별력이 있어야 한다는 것, 둘째, 트레이드 드레스가 비기능적(nonfunctional)이어야 한다는 것, 셋째, 침해한 트레이드 드레스가 침해자의 상품의 출처에 관하여 소비자에게 혼동가능성(likelihood of confusion)을 야기할 것의 세 가지의 보호요건을 충족하여야 한다.

여기서, '비기능적(nonfunctional)이어야 한다는 것'은, 실용적 기능을 행사하는 모양과 형태는 상표나 트레이드 드레스로서 보호될 수 없다는 기능성 원리와도 일맥상통하며, 트레이드 드레스가 비기능적(nonfunctional)인지를 판단함에 있어서, 디자인의 형태가 가지는 유용한 이점을 공개하는 '특허의 존재'는 그 디자인이 기능적(functional)이라는 매우 강력한 증거가 된다.

(Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co., 413 F.2d 1195, 162 U.S.P.Q. 552 C.C.P.A. 1969).

◆실용적 기능을 갖는 제품 형태를 부정경쟁방지법에서 보호할 경우의 정책적 충돌 우려

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조 제1항은, "특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 농수산물 품질관리법 또는 저작권법에 제2조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다."고 규정하고 있고, 이 조항은 "부정경쟁방지법은 경쟁법의 성격을 가지는 것으로 영업상 혼동초래행위를 저지하고 공정한 경쟁을 유도하기 위한 목적을 갖고, 유통시장에서 널리 알려진 상표·서비스표·상호 등의 영업표지와 혼동이 생길 염려가 있는 행위를 개별·구체적 사안에 따라 금지하는 행위규제형 입법"이라고 해석되고 있다(헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌바77 전원재판부).

반면, 특허제도는 제한된 존속기간 동안에 발명자에게 독점적인 권리를 제공함으로써 발명에 대한 동기를 제공할 뿐만 아니라, 발명을 공중에 공개하도록 장려하고, 그 존속기간이 만료된 이후에는 누구나 발명이나 디자인을 이용할 수 있도록 하여 산업발전을 촉진하려는 것이며, 특허법의 정책적 목표는 특허요건을 충족하지 못하거나 존속기간이 만료된 발명에 대해서는 공중의 영역(public domain)에 속하도록 하여, 다른 경쟁자의 모방과 복제를 용이하게 하여 자유로운 경쟁을 촉진하려는데 있다고 할 수 있다.

즉, 제품의 형태가 갖는 실용적 기능에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목의 '상품표지'로서 보호받을 수 있게 허용한다면, 특허요건을 충족하지 못하거나 존속기간이 만료된 발명에 대해서는 누구든지 모방하여 경쟁할 수 있다는 특허법의 정책적 목표를 좌절시키는 결과가 되며, 이와 같은 해석은 상표법, 디자인보호법, 저작권법이 달성하려는 정책적 목적과도 조화될 수 없다.

따라서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조 제1항의 규정의 취지에 비추어 보더라도, 제품의 형태가 갖는 실용적 기능은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목의 '상품표지'로서 보호될 수 없는 것이라고 보아야 하고, 입법을 통해 이 부분을 명확히 하여야 할 것으로 보인다.